Functioneren Europees merkenrecht geëvalueerd

De bescherming van merken in de Europese Unie (EU) is tot op grote hoogte geharmoniseerd, ja zelfs geüniformeerd. De nationale merkenwetgeving van de lidstaten is doordrenkt van geharmoniseerde merkenrechtelijke regels, die beogen de bescherming van merken in de lidstaten te egaliseren met het uiteindelijke doel een zo optimaal functionerende gemeenschappelijke markt voor ‘gemerkte’ waren en diensten te creëren. De uniformiteit is een noodzakelijke voorwaarde om te voorkomen dat merkhouders in de ene lidstaat wel en in de andere lidstaat geen bescherming genieten. Dat zou een slechte zaak zijn voor het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie. 

Europees Merkenrecht

Om eventueel nog resterende verschillen tussen de nationale merkenrechtelijke regels van de lidstaten het hoofd te kunnen bieden, is naast de geharmoniseerde wetgeving, in 1994 een (inmiddels in het kader van het Verdrag van Lissabon zo geheten) EU merkenrecht gecreëerd. Het EU merkenrecht biedt de mogelijkheid om door middel van één inschrijving bescherming te verkrijgen binnen de gehele Europese Unie. Eén inschrijving genereert aldus voor een merkhouder één merkrecht dat de gehele Europese Unie bestrijkt. Dit is uiteraard een aantrekkelijk systeem omdat daarmee wordt voorkomen dat een merk van lidstaat tot lidstaat moet worden beschermd. Veel houders van merken (in het bijzonder ook bedrijven uit de V.S.) hebben sedert de introductie van het EU merk dankbaar gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid. Het EU merk mag dan ook met recht een succes genoemd worden. Dat blijkt ook uit het gegeven dat het Europees Merkenbureau – de te Alicante gevestigde overheidsinstantie die belast is met het beheer van het Europese merkenregister – beschikt over forse financiële reserves, voortkomend uit onder andere bij de inschrijving – en bij de verlenging van bestaande inschrijvingen – door merkhouders betaalde taxen. Deze ontwikkelingen binnen de EU hebben het merkenrechtelijke landschap in de afgelopen decennia een geheel ander aanzien gegeven. Het merkenrecht binnen Europa was voorheen een grote lappendeken van van land tot land verschillende regelgeving, waarbij overigens moet worden aangetekend dat ook toen reeds internationale verdragen van kracht waren, die zorgden voor een tot op zekere hoogte geüniformeerde aanpak.

Onderzoek Max Planck Instituut

Alhoewel het Europese merkenrecht krachtig op de landkaart staat en zichzelf een succesvolle weg baant door de hectische Europese merkensnelweg, is een paar jaar geleden binnen de Europese Unie de tijd rijp bevonden om het systeem aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. In dat verband werd in 2009 aan het Max Planck Instituut te Hamburg door de EU opdracht verstrekt – via een tender – om een onderzoek te verrichten naar het functioneren van het merkenrecht binnen Europese Unie.  

Op 8 maart 2011 heeft het Max Planck Instituut in een maar liefst 278 pagina’s tellend rapport een uitgebreide evaluatie geschreven van het Europees Merkenrecht. Naast aanbevelingen over onder andere de verdeling van inkomsten gegenereerd door de inschrijving van EU-merken naar de nationale merkenautoriteiten en de bescherming van bekende merken, heeft het Max Planck Instituut ook aanbevelingen gedaan omtrent het gebruik van een EU-merk in slechts één lidstaat, hetgeen een spanningsveld kan opleveren. Omdat het EU-merk zich uitstrekt tot alle lidstaten, is het de vraag of de bescherming niet gekoppeld behoort te zijn aan gebruik in alle lidstaten. De achterliggende gedachte hierbij is dat een merk meer moet zijn dan enkel een registratie in een register. Dit is een hoogst actuele problematiek die de praktijk veel kopzorgen baart.

Gebruik van een merk, Onel/Omel

Om ervoor te zorgen dat een eenmaal verkregen EU-merk niet aan vervallenverklaring onderhevig is, is vereist dat het normaal moeten worden gebruikt ‘in de EU’ (zo luidt de EU merkenverordening). Maar wat betekent dat? Is van normaal gebruik sprake indien een in Nederland actieve onderneming het Europese merk alleen in Nederland gebruikt? Als dat niet het geval is, valt het nut van een EU-merk voor veel kleine tot middelgrote ondernemingen in één klap weg. Het EU-merk van een dergelijke onderneming is dan buiten de lidstaat waar het merk wordt gevoerd niets meer waard.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft in de zaak Onel/Omel – die al veel stof heeft doen opwaaien en waarover inmiddels vragen van uitleg zijn gesteld aan het Hof van de Europese Unie te Luxemburg (EU Hof) – geoordeeld dat een EU-merk binnen meer dan één lidstaat (normaal) moet zijn gebruikt, om een merkhouder (Onel) de mogelijkheid te bieden zich te verzetten tegen een inschrijving in de Benelux van een overeenstemmend merk (Omel). Hierdoor liggen EU merken mogelijk onder vuur, omdat in de praktijk vaak aangenomen werd dat gebruik van een EU merk in slechts één lidstaat voldoende was om voor het merk bescherming te genieten in de gehele EU. En daarmee dreigen ze zich niet meer te kunnen verzetten tegen nationale inschrijvingen in de lidstaten voor identieke of overeenstemmende merken. Dit kan namaak van merkproducten in de hand werken en ook onder consumenten verwarring veroorzaken.

Aanbevelingen normaal gebruik

Puttend uit de vele reacties naar aanleiding van deze zaak heeft het Max Planck Instituut de volgende aanbevelingen voor de benadering van deze kwestie gedaan:

1. Per individueel geval zal op grond van reeds door het EU Hof aangelegde criteria moeten worden bekeken of er sprake is van normaal gebruik;
2. Er dient in ieder geval geen vereiste te komen dat een EU-merk in meer dan één lidstaat moet worden gebruikt omnormaal gebruik aan te nemen;
3. Onder omstandigheden zou er een situatie moeten kunnen bestaan waarin een jonger nationaal merk naast een ouder EU-merk bestaat (co-existentie). Bijvoorbeeld indien het oudere EU-merk al voor een periode van 15 jaar is geregistreerd en slechts in een (klein) deel van de EU is gebruikt en dat deel van de EU voldoende afgelegen is van het gebied van het jongere nationale merk.

Een voorbeeld van aanbeveling 3. Een Zweedse onderneming wil het merk X registreren als nationaal merk in Zweden (een merk dus dat uitsluitend bescherming geniet in Zweden). Onderzoek in de merkenregisters levert echter op dat een Spaanse onderneming 15 jaar geleden al het EU-merk X heeft geregistreerd. Staat het de Zweedse onderneming dan vrij om het merk X te registreren en als zodanig te gebruiken in Zweden? Als het aan het Max Planck Instituut ligt wel, mits de Spaanse merkhouder het merk X slechts in Spanje heeft gebruikt. Spanje en Zweden liggen – zo zou kunnen worden verdedigd – zowel geografisch als taalkundig ver genoeg uit elkaar om verwarring bij de consument te voorkomen.

Met name aanbeveling 2 is naar onze mening een goede en zou recht kunnen doen aan de gedachte achter een geharmoniseerd merkenrecht: gelijke bescherming voor een merkhouder door de gehele EU. Elk strenger criterium zou betekenen dat het EU-merk niet meer zou zijn dan een bundeling van nationale merken met alle gevolgen van dien.

Aanbeveling 1 is wat ons betreft een logische en weinig verrassende aanbeveling. Aanbeveling 3 roept diverse vraagtekens op. Aan de ene kant lijkt dit een erg gezochte middenweg van het Max Planck Instituut om het mogelijk te maken om alsnog een nationaal merk te registreren, welke merk toch niet in die betreffende lidstaat wordt gebruikt. Aan de andere kant zou dit ook de gedachte achter een geharmoniseerd merkenrecht ondermijnen en geen absolute bescherming bieden voor de gehele EU. De praktijk moet zich intussen behelpen en zal de beslissing van het EU Hof moeten afwachten. Het is te hopen dat het EU Hof spoedig zal oordelen over deze kwestie.