Geen inbreuk op modemerken SCOTCH SHRUNK en SHRUNK door gebruik SHRUNK op kleding

Recent oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat MyBrand door het gebruik van het teken SHRUNK op haar kleding geen inbreuk maakt op het identieke merk SHRUNK en het merk SCOTCH SHRUNK van Scotch & Soda. Hoe is dat nu mogelijk? hoor ik u denken. Lees verder en u weet: deze uitspraak onderstreept het belang van een solide merkstrategie in de fashion branche.

Scotch & Soda ontwerpt en vervaardigt al sinds 1985 kleding voor dames, heren en kinderen. Naast een webshop heeft Scotch & Soda 144 winkels en meer dan 7.000 verkooppunten. Scotch & Soda is sinds 2009 houder van het Benelux woordmerk SCOTCH SHRUNK voor kleding. Sinds november 2015 is Scotch & Soda ook eigenaar van het Benelux woordmerk SHRUNK voor kleding.

In maart 2015 constateert Scotch & Soda dat Mybrand een trui verkoopt met daarop SHRUNK. Dit zonder toestemming van Scotch & Soda. Daarmee maakt Mybrand volgens Scotch & Soda inbreuk op haar merkrechten SCOTCH SHRUNK en SHRUNK. Een sommatiebrief volgt en uiteindelijk komt het tot een procedure.

Eerder gebruik SHRUNK voor kleding levert geen merkinbreuk op

De Rechtbank constateert dat Scotch & Soda het woordmerk SHRUNK pas op 23 november 2015 heeft ingeschreven. Het gebruik van SHRUNK door Mybrand dateert van de periode daarvóór. Dat  SHRUNK na 23 november 2015 nog werd gebruikt, is niet gebleken. Van inbreuk op het merk SHRUNK – door Mybrand’s eerdere gebruik van SHRUNK – is dan ook geen sprake. Het merk SHRUNK bestond destijds nog niet, dus kon er ook geen inbreuk op worden gemaakt.

Volgens de Rechtbank is ook geen sprake van inbreuk op Scotch & Soda’s woordmerk SCOTCH SHRUNK. Scotch & Soda voerde aan dat dit verwarringsgevaar oplevert, omdat het merk SCOTCH SHRUNK en het teken SHRUNK beide voor kleding worden gebruikt. Maar de Rechtbank was het daarmee niet eens. De toevoeging “SCOTCH” maakte het verschil. Zij overwoog kort gezegd als volgt:

Verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten. Daarbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen. Met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook moet rekening worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van een reëel verwarringsgevaar, dat in het algemeen eerder wordt aangenomen wanneer de waren of diensten soortgelijk zijn.

In dit geval worden SCOTCH SHRUNK en SHRUNK beide voor kleding gebruikt. Het dominante element van SCOTCH SHRUNK is SCOTCH, omdat dit het eerste element is. Bovendien heeft SHRUNK een meer beschrijvend karakter, aldus de Rechtbank. In visueel, auditief en begripsmatig opzicht stemmen het merk SCOTCH SHRUNK en het teken SHRUNK slechts beperkt overeen. Er is immers ook een belangrijk verschil: het dominante element SCOTCH ontbreekt. Daardoor valt verwarringsgevaar niet te duchten en is dus ook geen sprake van merkinbreuk.

Bekende merken kunnen ook bescherming inroepen tegen het gebruik van een overeenstemmend teken, wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Scotch & Soda had aangevoerd dat SCOTCH SHRUNK een bekend merk is, en dat ook op die grond sprake was van merkinbreuk. Mybrand betwistte dat SCOTCH SHRUNK een bekend merk is. De Rechtbank oordeelde dat Scotch & Soda onvoldoende had onderbouwd dat SCOTCH SHRUNK een bekend merk is, zodat de vorderingen van Scotch & Soda ook op die grond strandden.

Houd uw fashion merken up-to-date!

Scotch & Soda had een aanzienlijk betere juridische positie gehad als zij het merk SHRUNK eerder had ingeschreven. Bijvoorbeeld tegelijkertijd met haar merk SCOTCH SHRUNK in 2009. Was het merk SHRUNK eerder dan het gebruik van SHRUNK door Mybrand, dan had Scotch & Soda daar met aanzienlijk meer kans van slagen tegen kunnen optreden. In de fashion branch volgen modemerken elkaar in hoog tempo op. Het is daarom belangrijk uw merkenportefeuille up-to-date te houden. Wilt u weten of uw merken nog goed zijn beschermd? Neem dan contact op met moderecht advocaat Ranee van der Straaten (r.vanderstraaten@banning.nl).