Temperatuur loopt op tussen saunahandelaren: over merkgebruik in AdWords

Een merkhouder heeft een uitsluitend recht om – kort gezegd – een derde te verbieden haar merk te gebruiken. Dit verbodsrecht is niet onbegrensd. De uitoefening van dit recht moet namelijk beperkt blijven tot gevallen waarin het merkgebruik door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten. Onlangs is er op dit gebied een illustratieve uitspraak geweest over merkgebruik in Adwords tussen Relaxbaden B.V. en Carelife B.V.

Wat was er aan de hand?

Relaxbaden B.V. handelt in sauna’s. Daarbij maakt zij gebruik van de handelsnaam en het woordmerk Nobel Saunas. Ook Carelife B.V. handelt in sauna’s. Zij maakt gebruik van de handelsnaam SuperSauna. Daarnaast gebruikt Carelife de AdWords ‘nobel’ en ‘nobel sauna’. In Carelife’s AdWords-campagnes heeft zij in drie advertenties het merk van Relaxbaden verwerkt.

De eerste twee advertenties zijn geplaatst in 2015 en 2016 en zijn na sommatie van Relaxbaden door Carelife verwijderd. In 2018 is Relaxbaden wederom geconfronteerd met een advertentie van Carelife, waarop een procedure volgt.

Volgens Relaxbaden maakt Carelife, kort gezegd, merkinbreuk. Carelife stelt daarentegen dat zij geen inbreuk maakt omdat zij gedurende de advertenties een tweedehands Nobel sauna te koop aanbiedt en het merkgebruik daarom is toegestaan.

De rechter overweegt dat de merkhouder het gebruik van een aan haar merk identiek teken in AdWords kan verbieden als het gebruik één van de merkfuncties aantast. Tot die functies behoort het waarborgen van de herkomst van de waar of de dienst (ook wel de ‘herkomstaanduidingsfunctie’ genoemd). Daaraan wordt afbreuk gedaan als het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker (ook wel de ‘maatman’ genoemd) lastig is om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch aan de merkhouder verbonden onderneming (bijvoorbeeld een distributeur).

In dit geval, wordt bij alle advertenties de herkomstaanduidingsfunctie aangetast en is er sprake van inbreuk, aldus de rechter. Immers, uit advertentie 1 zal de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker opmaken dat op supersauna.nl Nobelsauna’s worden verkocht. Er staat niet dat er alternatieve sauna’s worden verkocht. In advertentie 2 staat weliswaar ‘alternatief’, maar door het gebruik van de URL www.supersauna.nl/Nobel/Sauna wordt toch de suggestie gewekt dat Nobelsauna’s te koop worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor advertentie 3.

Conclusie

De maatman kan door het merkgebruik denken dat er een economische band bestaat tussen Relaxbaden en Carelife, waardoor er sprake is van inbreuk op het merk van Relaxbaden. Dat Carelife een tweedehands Nobel sauna te koop heeft aangeboden, doet daar niet aan af, nu dat niet blijkt uit de advertentietekst.

Of er sprake is afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van een merk, is dus erg afhankelijk van de context en met name de inhoud van de advertentietekst. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer merkgebruik in AdWords is toegestaan. Hoe zou de rechter geoordeeld hebben als er daadwerkelijk ‘tweedehands nobel sauna’ stond maar de URL hetzelfde was?

Bent u voornemens om een AdWords-campagne te starten? Of wordt u geconfronteerd met een AdWords-campagne van een concurrent waarin uw merken worden gebruikt? Laat u dan vooraf goed informeren en neem contact met ons op.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel vragen of heeft u andere vragen over IE, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Floris de Vriend of andere leden van de sectie IE.