Updates in het Benelux merkenrecht per 1 maart 2019

Vanaf 1 maart 2019 zijn de wettelijke regels voor Benelux merken en modellen aangepast. Reden hiervoor is de implementatie van de nieuwe Europese Merkenrichtlijn in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

Wat betekent dat voor u? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Merken hoeven niet meer per sé grafisch te worden weergegeven. Dat biedt mogelijkheden voor het gebruik van een onconventioneel teken als merk voor uw producten of diensten. Wat dacht u van een hologram, klankmerk, of een multimediamerk met beeld en geluid?
2. De positie van Benelux-merkhouders wordt versterkt. Merkhouders kunnen makkelijker optreden tegen gebruik van hun merk als handelsnaam door een ander. Daarnaast wordt het makkelijker om op te treden tegen het gebruik van hun merk of een daarmee overeenstemmend teken in misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame. Ook kan de merkhouder optreden tegen namaakgoederen in transit.
3. De absolute uitsluitingsgronden voor merkbescherming worden uitgebreid. Niet alle tekens kunnen merken zijn. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald, kunnen geen merk zijn. Zo heeft het Hof Amsterdam recent het vormmerk op de Tripp Trapp kinderstoel nietig verklaard. De vorm van de Tripp Trapp kinderstoel is namelijk inherent aan de functie ervan als kinderstoel. Ook vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, of vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven kunnen geen merk zijn. Met deze uitsluitingsgronden wordt beoogd te verhinderen dat merkhouders een monopolie krijgen op technische of gebruikskenmerken waarnaar consumenten in waren van concurrenten op zoek kunnen zijn. Deze uitsluitingsgronden zullen niet alleen gelden voor vormen, maar ook voor andere kenmerken die inherent zijn aan de waren.
4. Stel nu dat een merk zonder toestemming van de merkhouder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder? De merkhouder kan dan – mits de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze niet kan rechtvaardigen – optreden tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger, of de overdracht van het merk aan hem vorderen.
5. Merkhouders kunnen verwording van hun merk tot soortnaam beter tegengaan. Stel dat het merk wordt weergegeven in een woordenboek, encyclopedie of ander naslagwerk, waarbij de indruk wordt gewekt dat het gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In zo’n geval kan de merkhouder vorderen dat de uitgever expliciet vermeldt dat het om een ingeschreven merk gaat.
6. Tot slot is er een nieuw hoofdstuk voor certificeringsmerken. Certificeringsmerken waren tot 1 maart 2019 ondergebracht onder de regeling collectieve merken.

Bovenstaande en andere wijzigingen vindt u hier. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met BANNING’s IE-advocaten Ranee van der Straaten of Floris de Vriend.