Varen in het kielzog van een bekend merk

Met het Bellure-arrest van het Hof van Justitie van de EG lijkt er een einde gekomen aan de onduidelijkheid rondom het verwateringsbegrip in het merkenrecht. De bewijslast voor de houder van een bekend merk is aanzienlijk verlaagd in vergelijking met eerdere rechtspraak van het Hof. De houder van een bekend merk hoeft bijvoorbeeld niet te bewijzen dat er schade wordt geleden door het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk. 

L’Oréal is eigenaar van de bekende merken voor luxe parfums zoals Trésor, Anaïs en Noa. Bellure heeft imitaties van deze parfums op de markt gebracht in het Verenigd Koninkrijk, waarbij zij gebruik maakte van flesjes en doosjes met een zekere gelijkenis aan de parfums van L’Oréal. Bellure heeft daarnaast voor de promotie van haar imitaties gebruik gemaakt van vergelijkingslijsten. Hierop werden de imitaties vergeleken met de bekende parfums van L’Oréal.  L’Oréal heeft vervolgens in het VK geprocedeerd tegen Bellure en heeft onder andere gesteld dat door het gebruik van haar bekende merken, ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit die merken.

Het Hof oordeelde dat er sprake kan zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit bekende merken, indien de consument door een zekere mate van overeenstemming een samenhang ziet (dat wil zeggen: een verband legt) tussen de gebruikte imitaties en de bekende parfums. Hiervoor is nietvereist dat bij de consument door de overeenstemming verwarring kan ontstaan.

Naast het leggen van een dergelijk verband door het publiek dient er sprake te zijn van 1)  afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk (‘verwatering’), 2) afbreuk aan de reputatie van het merk (‘verminderen van aantrekkingskracht’) of 3) ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het bekende merk.

Het Hof heeft in het Bellure-arrest geoordeeld dat slechts van één van deze drie categorieën sprake hoeft te zijn om inbreuk op het merkrecht aan te nemen. Het enkele ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het bekende merk is dus voldoende om merkinbreuk aan te nemen, ongeacht of het onderscheidend vermogen en de reputatie worden aangetast en zelfs ongeacht of aan de merkhouder schade wordt berokkend.

In het geval van Bellure was het Hof van mening dat zij in het kielzog van L’Oréal probeerde te varen om zo van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van de merken van L’Oréal te profiteren. Bellure heeft op die manier, zonder ervoor te betalen en zonder zelf enige inspanning te leveren, voordeel gehaald uit de commerciële inspanningen van L’Oréal om haar bekende merken te creëren en te onderhouden.

De bekende merkhouder hoeft dus enkel te bewijzen dat een derde in haar kielzog probeert te varen om inbreuk op het merkrecht aan te nemen. Aangezien in dit geval vaststond dat Bellure dat probeerde, zij gebruikte immers vergelijkingslijsten met de bekende parfums van L’Oréal daarop, werd inbreuk op het merkrecht van L’Oréal aangenomen. Mijns inziens kan geconcludeerd worden dat het Bellure-arrest een nieuw en duidelijk handvat biedt voor de bekende merkhouder om doeltreffend op te treden tegen imitatieproducten en ander gebruik van haar merk door derden.