Verfvereniging komt niet goed uit de verf: over merkgebruik in metatags

Een merkhouder heeft een uitsluitend recht om – kort gezegd – een derde te verbieden haar merk te gebruiken. Dit verbodsrecht is niet onbegrensd. De uitoefening van dit recht moet namelijk beperkt blijven tot gevallen waarin het merkgebruik door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten. Onlangs is er op dit gebied een illustratieve uitspraak geweest over merkgebruik in metatags tussen Transocean en Eurotex.

Wat was er aan de hand?

Transocean is een vereniging van scheepsverf producenten. Zij verleent licenties aan haar leden voor het gebruik van merkrechten en knowhow. Transocean is houdster van verschillende merken, waaronder het internationale woordmerk geldend in de Benelux ‘TRANSOCEAN’ en de Spaanse woordmerken ‘TRANSOFIRE’ en ‘TRANSPOXY TANKGUARD VA 4.80’.

Eurotex had met Transocean een ‘membership agreement’ gesloten voor het gebruik van specifieke knowhow en merken. In 2014/2015 is deze membership agreement opgezegd en is tussen partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten ter afwikkeling van onder meer de openstaande betalingen, de verkoop van resterende voorraad en het staken en gestaakt houden van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Transocean. Ook is in deze vaststellingsovereenkomst Nederlands recht van toepassing verklaard.

Ondanks de vaststellingsovereenkomst, wordt Transocean geconfronteerd met het gebruik van de metatags ‘Transocean’, ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ op de website van Eurotex. Volgens Transocean houdt Eurotex zich daardoor niet aan de vaststellingsovereenkomst. Daarin is namelijk bepaald dat Eurotex geen inbreuk mag maken op de merkrechten van Transocean. Het merkgebruik in metatags is volgens Transocean inbreukmakend. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Transocean naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierin is – kort gezegd – bepaald dat het gebruik van metatags een reclame-uiting kan zijn.

Een metatag bevat informatie over de onderliggende webpagina. Denk bijvoorbeeld aan trefwoorden en auteursvermeldingen. De rechter overweegt dat de enkele stelling dat metatags als reclame zijn aan te merken, onvoldoende is om te spreken van merkinbreuk. Merkgebruik in reclame kan pas worden verboden als dit gebruik één van de functies van het merk aantast, zoals de ‘herkomstaanduidingsfunctie’. Indien de metatags niet identiek zijn aan de merken maar wel overeenstemmen, moet er daarnaast sprake zijn van verwarringsgevaar. Verder kan er sprake zijn van inbreuk wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Omdat metatags in dit geval niet zichtbaar zijn, maar zijn verwerkt in de code van de website om de vindbaarheid te optimaliseren, neemt de rechter niet snel aan dat door het gebruik de functies van het merk worden aangetast en/of verwarring kan ontstaan. Transocean heeft nagelaten dit voldoende te onderbouwen. Ook heeft Transocean niet onderbouwd waarom er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel voor Eurotex en/of afbreuk aan Transocean’s merk.

Conclusie

De rechter oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk en dat Eurotex daardoor niet tekortschiet in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. De rechter overweegt wél dat door gebruik van metatags merkinbreuk mogelijk is, maar Transocean heeft nagelaten het een en ander te onderbouwen.

Volgens deze uitspraak zijn de metatags op de website niet zichtbaar geweest voor bezoekers. Wellicht zal de rechter merkinbreuk eerder aannemen als er sprake is van voor de gebruiker zichtbare metatags zoals ‘title’ of ‘description’.

Bent u voornemens om merken van anderen in metatags te gebruiken? Of wordt u geconfronteerd met metatags van een concurrent waarin uw merken worden gebruikt? Laat u dan vooraf goed informeren en neem contact met ons op.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel vragen of heeft u andere vragen over Intellectuele Eigendomsrechten, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Floris de Vriend of andere leden van de sectie IE.